特許を受ける権利の確認請求控訴事件

【事案の概要】 本件は、医療機器開発会社である第1審原告（株式会社Biomedical Solutions）が、元代表取締役である第1審被告Y1及び元従業員である第1審被告Y2に対し、血管内治療デバイスに関する複数の発明（本件発明1-1、1-2、1-3、2）について、職務発明であることを理由に特許を受ける権利を有することの確認を求めた事案の控訴審である。原審は、PCT出願に係る各発明の確認請求について確認の利益がないとして却下し、国内特許出願に係る本件発明1-2の請求のみ認容した。第1審原告と第1審被告会社がそれぞれ控訴し、第1審原告は当審で欧州特許を受ける権利の確認を求める予備的請求を追加した。 【争点】 主な争点は、(1)PCT出願に係る特許を受ける権利の確認の訴えの利益の有無、(2)当審で追加された欧州特許に関する予備的請求の許否、(3)本件発明1-3（血管瘤塞栓用プラグ）の職務発明性（発明者が第1審被告Y1か、UCLA教授のA教授か）、(4)特許を受ける権利の承継取得手続の履践の有無、(5)対抗要件欠如又は権利喪失の抗弁の成否である。 【判旨】 知財高裁は、第1審原告の控訴を棄却し、第1審被告会社の控訴に基づき原判決の認容部分を取り消して請求を棄却した。PCT出願に係る主位的請求については、158か国の締約国においていかなる外国でも新たな出願等がされておらずその具体的予定も示されていない現時点では紛争の成熟性を欠き、即時確定の利益がないとした。予備的請求の訴え変更については、原審で当事者双方が攻撃防御を尽くしたとはいえず、審理に相当長期間を要するため民訴法143条1項ただし書に該当するとして許さなかった。本件発明1-3の発明者については、A教授の研究ノート（乙49）に本件発明の課題と解決手段が明確に記載されていること、本件発明は臨床上の知見がなければ課題発見と解決手段の発見に至らないものであること等から、発明の特徴的部分の完成に現実に関与したのはA教授であると認定し、第1審被告Y1は発明者とはいえないとして職務発明性を否定した。