特許権侵害差止等請求控訴事件

【事案の概要】 本件は、発明の名称を「止痒剤」とする特許権（特許第3531170号）を有する東レ株式会社（控訴人）が、後発医薬品メーカーである沢井製薬及び扶桑薬品工業（被控訴人ら）に対し、存続期間の延長登録がされた本件特許権の侵害を理由に、損害賠償を求めた事案の控訴審である。原審（東京地裁）は、本件発明の「有効成分」はナルフラフィン（フリー体）を指すのに対し、被告製剤の有効成分はナルフラフィン塩酸塩であるから構成要件を充足せず、出願経過に照らし均等論の適用もないとして請求を全部棄却した。控訴人は控訴審で差止請求を取り下げ、損害賠償請求のみを拡張して争った。 【争点】 主な争点は、(1)被告製剤が本件発明の技術的範囲に属するか（有効成分の解釈）、(2)延長登録された特許権の効力が被告製剤に及ぶか（実質同一性）、(3)延長登録の無効事由の有無（権利濫用・延長期間超過）、(4)先使用権の存否、(5)独占的通常実施権者（鳥居薬品）の損害賠償請求権の成否、(6)特許法102条1項・3項に基づく損害額の算定である。被控訴人らは、出願経過における補正で「薬理学的に許容される酸付加塩」の文言が意識的に除外されたと主張し、禁反言を援用した。 【判旨】 知財高裁は原判決を変更し、控訴人の請求を一部認容した。争点(1)につき、「有効成分」とは体内で溶出し薬理作用を発揮する化学物質を意味し、酸付加塩の形態は溶解性・安定性向上のための技術常識にすぎず、止痒作用を発揮するのはナルフラフィン自体であるから、本件発明は酸付加塩の形態の有無にかかわらず技術的範囲に含むと判断した。出願経過についても、補正時に酸付加塩の文言が意識的に除外されたとは認められないとして禁反言の主張を排斥した。延長登録の効力（実質同一性）、無効事由の不存在、先使用権の不成立もいずれも認め、侵害を肯定した。損害論では、独占的通常実施権者である鳥居薬品の固有の損害賠償請求権の成立を認めた上で、特許法102条1項・3項に基づき、沢井製薬に対し約142億9000万円、扶桑薬品工業に対し約74億7000万円の損害賠償を命じた。