損害賠償請求控訴事件

【事案の概要】 本件は、外国為替証拠金取引（FX取引）における自動売買注文に関する特許（「金融商品取引管理装置」、特許第6154978号）の特許権者である１審原告（株式会社マネースクエアHD）が、１審被告（株式会社外為オンライン）に対し、１審被告が提供する「iサイクル注文」サービスが本件特許の技術的範囲に属するとして、特許権侵害に基づく損害賠償を求めた事案の控訴審である。本件特許は、相場価格の変動に応じて複数の買い注文と売り注文を自動的に繰り返し、最も高い売り注文が約定すると注文価格帯を上方にシフトさせる「トラップリピートイフダン」と呼ばれる注文機能に関するものである。１審原告はいわゆる純粋持株会社であり、実際にFX事業を営むのは完全子会社の株式会社マネースクエアであった。原審は特許法102条3項（実施料相当額）に基づき約2014万円の損害を認容したが、同条1項・2項の適用は否定した。双方が控訴した。 【争点】 主な争点は、(1)本件特許の無効理由（進歩性欠如）の有無、(2)特許権者が持株会社である場合に特許法102条2項（侵害者利益の推定）を適用できるか、(3)損害額の算定である。特に、特許権者自身はFX事業を行っておらず完全子会社が事業を営んでいたため、同条2項の「侵害行為がなかったならば利益が得られたであろう」という要件を満たすかが中心的争点となった。 【判旨】 知財高裁は、まず無効理由について、先行発明との相違点（最も高い売り注文の約定を契機に注文価格帯をシフトさせる構成）に進歩性を認め、無効主張を排斥した。次に、特許法102条2項の適用について、１審原告が完全子会社の株式100％を保有する純粋持株会社であり、子会社が持株会社の管理・指示の下で本件特許発明の競合サービスを提供していた実態に着目し、グループ法人税制や連結財務諸表制度など企業グループを経済的一体性で捉える制度の存在も踏まえ、１審原告グループ全体として本件特許権を利用した事業を遂行していると評価できるとして、同条2項の適用を肯定した。これは、持株会社が特許権者である場合にも同条項の適用を認めた点で重要な判断である。損害額の算定では、１審被告の限界利益額を認定した上で、市場における競合サービスの存在や本件発明の寄与が限定的であることを推定覆滅事由として考慮し、一定割合の覆滅を認めた。その結果、同条2項に基づく損害額が同条3項に基づく損害額を上回るとして、弁護士費用等を含め合計4356万5491円の支払を命じ、原判決を変更した。