商標権侵害差止等請求事件

【事案の概要】 本件は、時計ブランド「MCCEEEL JURDACN」（マーセル・ジュルダン）の商標権をめぐる紛争である。原告海援隊は同商標権の権利者であり、原告ディンクスは独占的通常使用権の許諾を受けて同商標を付した時計を製造販売していた。もともと同商標の通常使用権はエリム貿易が有しており、被告マル周はエリム貿易の委託を受けて中国で同商標を付した時計を製造していた。しかし、エリム貿易は平成30年2月に廃業し破産した。被告マル周は、エリム貿易の廃業直前の平成30年1月18日に同社から時計（他社製造被告製品2126本、自社製造被告製品の返品分514本）を取得し、その後これらに被告標章を付した包装箱等を付けて、被告王様舶来館やワイナック等に販売した。被告王様舶来館はECサイトを通じて消費者に販売していた。原告らは、被告らの行為が商標権侵害に当たるとして、差止め・廃棄及び損害賠償を求めて本訴を提起した（本訴）。これに対し被告らは、原告らがアマゾン等に商標権侵害を申告した行為が不正競争防止法上の信用毀損行為に当たるとして、差止め及び損害賠償を求める反訴を提起した（反訴）。 【争点】 主な争点は、①エリム貿易が被告マル周に製品を譲渡した平成30年1月18日時点で通常使用権者の地位を有していたか、②被告らが他社製造被告製品や自社製造被告製品（返品分・未納分）を販売することが商標権侵害に当たるか、③被告標章を付した包装箱等を付して販売する行為の侵害該当性、④原告らの権利行使が権利濫用・信義則違反に当たるか、⑤損害額及び推定覆滅の可否、⑥原告らの侵害申告が虚偽の事実の告知・流布に当たるか（反訴）である。 【判旨】 裁判所は、本訴請求を一部認容し、反訴請求を全部棄却した。まず、エリム貿易は平成30年1月18日時点でなお通常使用権者の地位を有していたと認定した。アンドリュース（元商標権者）がエリム貿易の同年1月分・2月分の実施料請求権を放棄しており、債務不履行による解除はなされていなかったと判断した。次に、他社製造被告製品（時計本体）を販売すること自体は、正規許諾商品の転売にすぎず商標権侵害に当たらないとした。しかし、被告らがエリム貿易から包装箱等を渡されずに自ら被告標章を付した包装箱等を製造してこれを付して販売した行為は、商標権者以外の者が権限なくなし得ない行為であり、商標権侵害に該当すると判断した。自社製造被告製品（返品分）については、伝票の記載等から返品処理と認定し、売買契約が解除されたものとして再販売には新たな許諾が必要であるところ許諾を得ていないから、販売自体が商標権侵害に当たるとした。損害額については、商標法38条1項に基づき算定し、本件商標の顧客誘引力が限定的であることから20％の推定覆滅を認め、さらに他社製造被告製品については包装箱等のみが侵害行為であることから40％の追加覆滅を認めた。反訴については、被告らが現に商標権を侵害していた以上、原告らの侵害申告は虚偽の内容ではないとして全部棄却した。結論として、被告らに対する差止め・廃棄請求を一部認容し、損害賠償として被告ら連帯で約5万9000円、被告マル周単独で約69万9000円の支払を命じた。