特許権移転登録手続請求控訴事件

【事案の概要】 控訴人（サンシード株式会社）が、被控訴人（コギトケミカル株式会社）に対し、被控訴人代表者がかつて控訴人の従業員であった当時に完成させた職務発明に係る3件の特許権について、特許法74条1項に基づく移転登録手続を求めた事案の控訴審である。控訴人は、被控訴人代表者が控訴人在職中に完成させた本件各発明について、控訴人が特許を受ける権利を有していたにもかかわらず、被控訴人代表者が退職後に被控訴人名義で出願・登録したものであり、冒認出願（特許法123条1項6号）に該当すると主張した。原審（大阪地裁）は、控訴人において職務発明を原始取得する旨の職務発明規程が退職前に制定されていたとは認められないとして請求を棄却し、控訴人が控訴した。 【争点】 主な争点は、①控訴人と被控訴人代表者との間に、職務発明についての特許を受ける権利を控訴人に原始取得させる旨の黙示の合意が存在したか、②被控訴人代表者の退職前に制定された職務発明取扱規程（甲12規程）が本件各発明に遡及適用されるかの2点である。控訴人は、就業規則84条の手続が実際には行われず空文化していたこと、被控訴人代表者自身が控訴人名義で特許出願していたこと、甲12規程が従前の取扱いを確認する趣旨で制定されたこと等を根拠に黙示の合意の存在を主張した。被控訴人は、就業規則上は権利承継の手続が明文化されており、控訴人が対価支払を怠っていたにすぎないと反論した。 【判旨】 知財高裁は控訴を棄却した。争点①について、控訴人の就業規則84条は、会社の要求と協議により定めた対価の支払を条件として特許を受ける権利が移転する旨を定めており、原始取得を定めたものではないと認定した。就業規則の改廃には従業員代表の意見聴取が必要であるところ、そのような手続は執られておらず、就業規則に定められた手続が行われなかったことをもって、何らの協議も経ずに就業規則と異なる内容の黙示の合意が成立したとは認められないとした。また、被控訴人代表者が控訴人名義で特許出願を依頼した事実は、権利移転の意思表示とみることもでき、原始取得の合意を推認させるものではないとした。争点②について、甲12規程が適法に制定されたとしても、本件各発明の完成時（平成30年5月頃）より後の同年9月3日に制定されたものであるから、既に発生していた特許を受ける権利の帰属を原始的に変更することはできないとして、遡及適用を否定した。