特許分割出願却下処分取消請求控訴事件

【事案の概要】 控訴人（株式会社花王と推認される）は、特許法44条1項2号に基づく分割出願を行ったが、当該分割出願に先立ち、親出願について特許料の納付を経て設定登録がなされていた。特許庁長官は、分割出願は特許出願が特許庁に係属していることを前提とするところ、設定登録後にされた本件出願はもとの特許出願が係属していない状態でされたものであり、不適法な手続であるとして却下処分をした。控訴人はこの却下処分の取消しを求めて提訴したが、原審（東京地裁）で請求を棄却されたため控訴した。 【争点】 ①特許法44条1項柱書の「特許出願人」「特許出願」の文言は、分割出願の際にもとの出願が特許庁に係属していることを要件とする趣旨か（時期的要件の要否）。②仮に設定登録により分割出願ができなくなるとしても、その効力は特許証を受領した日に生じると解すべきか。 【判旨】 控訴棄却。知的財産高等裁判所は、以下のとおり判断した。 争点①について、特許出願の分割はもとの特許出願の一部について行うものであるから、分割の際にもとの特許出願が特許庁に係属していることが必要であり、法44条1項の「特許出願人」及び「特許出願」との文言はこのことを示すものであるとした。同項2号が特許査定謄本送達日から30日以内を分割出願の期限と定めたのは、同期限内であれば特許出願人の意思により「特許出願人」たる地位を継続することが可能であることを踏まえ、特許査定を受け入れるか分割出願を行使するかという表裏一体の判断の猶予期間を付与したものであり、特許出願の係属を要件とする解釈と整合するとした。控訴人が援用した中国・台湾の運用についても、各国工業所有権独立の原則やパリ条約4条G(2)に照らし、本件の判断に影響しないとした。 争点②について、設定登録は分割不可化という効果を目的とする行政処分ではなく、設定登録によりもとの出願が特許庁に係属しなくなることの派生的効果として適法な分割ができなくなるにすぎないとして、控訴人の主張は前提を欠くと判断した。