特許権侵害差止請求事件

【事案の概要】 本件は、「イソブチルGABAまたはその誘導体を含有する鎮痛剤」に関する特許権（特許第3693258号）を有する米国法人の原告（ワーナー・ランバート社）が、ジェネリック医薬品メーカーである被告（サワイグループホールディングス傘下の会社）に対し、被告が製造販売する後発医薬品（有効成分：プレガバリン）が原告の特許発明の技術的範囲に属するとして、特許法100条に基づき製造・販売等の差止め及び廃棄を求めた事案である。原告の特許は、先発医薬品「リリカ」（神経障害性疼痛・線維筋痛症の治療薬）に係るものであり、存続期間の延長登録も受けていた。被告医薬品は、効能・効果を神経障害性疼痛及び線維筋痛症に伴う疼痛とする疼痛治療剤である。なお、本件特許については無効審判が請求され、請求項1・2に係る発明は無効とされ、原告は請求項3・4について訂正請求を行い、鎮痛剤の処置対象を「炎症を原因とする痛み」及び「手術を原因とする痛み」に限定していた。 【争点】 主な争点は、(1)本件発明1・2について、実施可能要件違反・サポート要件違反による無効の抗弁の成否及び訂正の再抗弁の成否、(2)本件発明3・4について、被告医薬品が文言侵害に該当するか（構成要件充足性）、(3)均等侵害の成否である。 【判旨】 裁判所は、原告の請求をいずれも棄却した。まず本件発明1・2については、医薬用途発明において実施可能要件を満たすには薬理データ等により鎮痛効果を裏付ける記載が必要であるところ、本件明細書のホルマリン試験・カラゲニン試験・術後疼痛試験は侵害受容性疼痛に対する効果を検証するものにすぎず、神経障害性疼痛等を含む広範な痛みについて実施可能要件及びサポート要件を満たさないとして無効の抗弁を認め、訂正の再抗弁も訂正要件違反として退けた。次に本件発明3・4については、訂正により限定された「炎症を原因とする痛み」「手術を原因とする痛み」は侵害受容性疼痛である炎症性疼痛・術後疼痛を意味すると解釈し、神経障害性疼痛・線維筋痛症に伴う疼痛を効能・効果とする被告医薬品は構成要件を充足しないと判断した。均等侵害についても、鎮痛効果の対象となる痛みの種類は発明の本質的部分であるとして第1要件を満たさず、また訂正の経緯から神経障害性疼痛等を意図的に除外したとして第5要件も満たさないとした。