商標権侵害行為差止等請求事件

【事案の概要】 原告ら（株式会社東京フード及びBOTEJYU Groupホールディングス株式会社）は、お好み焼き・焼きそばの飲食店運営等を行う会社であり、「ぼてぢゅう」の文字からなる商標権（本件商標権1及び2）を有していた。被告（北山食品工業株式会社）は、冷蔵用のお好み焼きや焼きそばの製造販売を行う会社であり、少なくとも平成28年12月18日から令和元年8月31日まで、「ぼてぢゅう総本家」等の標章を付した商品を製造販売していた。原告らは、被告の行為が本件商標権1及び2を侵害するとして、被告標章の使用差止め・包装廃棄及び損害賠償（原告東京フードにつき840万円、原告BGHDにつき240万円）を求めた。なお、「ぼてぢゅう」の名称は昭和21年頃にＡが大阪で開業したお好み焼き店に始まり、原告ら・被告を含む複数の事業者が使用してきた歴史的経緯がある。 【争点】 (1) 本件商標1と被告各標章との類似性（争点1・4・5）、(2) 本件商標2と被告標章1との類似性（争点2）、(3) 指定商品と被告商品との類似性（争点3）、(4) 権利濫用の抗弁（争点6・7）、(5) 先使用の抗弁（争点8）、(6) 損害額（争点9） 【判旨】 裁判所は、結合商標の類否判断基準として、構成部分の一部が出所識別標識として強く支配的な印象を与える場合等には分離観察が許されるとの最高裁判例を確認した上で、以下のとおり判断した。 争点1（本件商標1と被告標章Ⅰ）につき、被告標章Ⅰの暖簾図案部分は単なる背景であり出所識別機能がなく、上段「宗右衛門町趣味のお好み焼」は下段の説明書きにすぎず、下段「ぼてぢゅう総本家」のうち「総本家」は一般的日本語で出所識別機能を有しないから、「ぼてぢゅう」部分が強く支配的な印象を与えるとして分離観察を許容し、本件商標1と類似すると認定した。争点4（被告標章Ⅱ）については、「総・ぼ・て」の上段図案が伝統的な屋号の紋を連想させ出所識別機能を有し、下段文字部分と不可分的に結合していると認め、分離観察を否定して非類似と判断した。争点5（被告標章Ⅲ）は被告標章Ⅰと同様の構成であるとして類似を認めた。争点3につき、被告商品「むし焼そばセット」は指定商品「穀物の加工品」に該当すると認定した。権利濫用の抗弁及び先使用の抗弁はいずれも排斥した。 損害額について、商標法38条3項による損害額は売上高に料率3％を乗じて算定し、同条2項による推定損害額は限界利益の額を基礎としつつ、原告らと被告の業務態様の大きな相違及び被告の格別の営業努力を考慮して9割の推定覆滅を認め、結果として両条項の算定額は同額となった。原告東京フードにつき819万0870円、原告BGHDにつき216万0459円の支払を認容し、その余の請求を棄却した。