特許権侵害差止請求控訴事件

【事案の概要】 本件は、「イソブチルGABAまたはその誘導体を含有する鎮痛剤」とする発明に係る特許権（特許第3693258号）を有する控訴人（ワーナー・ランバート社）が、被控訴人ら（第一三共エスファ株式会社及び第一三共株式会社）に対し、被控訴人らが製造・販売する後発医薬品（効能：「神経障害性疼痛」及び「線維筋痛症に伴う疼痛」）が本件特許権を侵害するとして、特許法100条1項及び2項に基づき、その販売等の差止め及び廃棄を求めた事案の控訴審である。本件特許に係る発明は、従来の麻薬性鎮痛剤等では効果が不十分であった痛みの処置に関し、抗てんかん薬として知られていた本件化合物（プレガバリン）に鎮痛作用があることを新たに見出した医薬用途発明である。原審（東京地裁）は、訂正前の請求項1及び2に係る発明については実施可能要件及びサポート要件違反を理由に特許無効とし、訂正後の請求項3及び4については被告医薬品が技術的範囲に属しないとして、控訴人の請求を全て棄却した。 【争点】 主な争点は、(1)訂正前発明1及び2の実施可能要件違反及びサポート要件違反の有無、(2)訂正の再抗弁（訂正要件の具備及び無効理由の解消）の成否、(3)被告医薬品が訂正後の本件発明3及び4の技術的範囲に属するか（文言侵害及び均等侵害の成否）である。 【判旨】 知的財産高等裁判所は、原審の判断を支持し、控訴を棄却した。まず、実施可能要件について、医薬用途発明では薬理データ等の記載により当業者が当該用途での使用可能性を理解できる必要があるところ、本件明細書の各試験（ホルマリン試験、カラゲニン試験、術後疼痛試験）で確認されたのはいずれも侵害受容性疼痛に対する効果にとどまり、神経障害性疼痛や線維筋痛症を含む広範な痛みへの効果を理解できるものではないとして、実施可能要件及びサポート要件の違反を認めた。次に、訂正の再抗弁については、「神経障害又は線維筋痛症による痛覚過敏又は接触異痛の痛み」への効果は明細書の記載から導かれる技術的事項とはいえず、新規事項の追加に当たるとして訂正を認めなかった。さらに、本件発明3及び4の構成要件における「炎症を原因とする痛み」「手術を原因とする痛み」は侵害受容性疼痛を意味するところ、被告医薬品の効能である神経障害性疼痛及び線維筋痛症に伴う疼痛はこれに該当しないとして文言侵害を否定した。均等侵害についても、医薬用途発明における用途の相違は発明の本質的部分に係る相違であり、均等の第1要件を満たさないとして成立を否定した。