AI概要
【事案の概要】 本件は、「電鋳管の製造方法及び電鋳管」に関する特許（特許第3889689号）について、原告が請求項1、5、6及び9に係る発明の特許無効審判を請求したところ、特許庁が審判請求不成立の審決をしたため、原告がその取消しを求めた審決取消訴訟である。本件特許は、ステンレス製の細線材の外周面に導電層を設け、その周りに電鋳により電着物を形成した後、細線材を引っ張って変形させて除去することにより、肉厚50μm以下の微細な電鋳管を製造する方法等に関するものである。原告は、訂正要件違反（取消事由1）、実施可能要件違反（取消事由2）、サポート要件違反（取消事由3）、進歩性欠如（取消事由4）及び明確性要件違反（取消事由5）を主張した。 【争点】 1. 訂正事項が新規事項の追加に該当するか（取消事由1） 2. 明細書の発明の詳細な説明が実施可能要件を満たすか（取消事由2） 3. 特許請求の範囲がサポート要件を満たすか（取消事由3） 4. 本件発明が先行文献に基づき容易に発明できたか（取消事由4） 5. 物の発明にその製造方法を記載したプロダクト・バイ・プロセス・クレーム（請求項6及び9）が明確性要件を満たすか（取消事由5） 【判旨】 知的財産高等裁判所は、取消事由5（明確性要件違反）について理由があると判断し、請求項6及び9に係る部分の審決を取り消した。裁判所は、物の発明の特許請求の範囲に製造方法が記載されている場合、最高裁平成27年6月5日判決に従い、出願時において当該物をその構造又は特性により直接特定することが不可能又は非実際的である事情が存在するときに限り明確性要件を満たすと判示した。もっとも、製造方法により製造される物の構造又は特性が一義的に明らかな場合には不可能・非実際的事情がなくとも明確性要件違反にはならないとしつつ、本件では明細書に電鋳管の内面精度等と製造方法との技術的関係について記載も示唆もなく、構造又は特性が一義的に明らかとはいえないと認定した。被告も不可能・非実際的事情の不存在を認めていたため、請求項6及び訂正発明9は明確性要件を欠くと結論付けた。一方、取消事由1から4についてはいずれも理由がないとし、請求項1及び訂正発明5に関する審決の判断は維持された。特に進歩性については、先行文献（甲1文献）のフェルール形成用微細円柱の肉厚が約1177〜1187μmであるのに対し、本件発明の肉厚50μm以下への変更は到底動機付けられないと判断した。