特許権侵害行為差止等請求控訴事件

【事案の概要】 本件は、「装飾品鎖状端部の留め具」に関する特許権（特許第4044598号）を有する控訴人会社及び同社から専用実施権の設定を受けた控訴人Xが、被控訴人Yが製造・販売し被控訴人石福ジュエリーが販売する宝飾品の留め具（被告製品）が本件特許発明の技術的範囲に属すると主張して、被控訴人Yに対し製造・販売の差止め及び約1億4300万円の損害賠償を、被控訴人石福ジュエリーに対し765万円の不当利得返還を求めた事案の控訴審である。本件特許は、バネ閉じ式の鰐口クリップを用いた宝飾品用留め具に関するもので、磁石による吸着機構を備えた構造を特徴とする。控訴人会社は、同一の特許権に基づき以前にも被控訴人らに対して訴訟（前訴）を提起していたが、被告製品は特許発明の技術的範囲に属さないとして請求が棄却され、判決が確定していた。本件では、前訴確定後に訂正審判を経た請求項2後段に係る発明（本件訂正発明2）に基づいて改めて請求を行ったものである。原審は損害賠償請求等に係る訴えを却下し、差止請求を棄却したため、控訴人らが控訴した。 【争点】 主な争点は、(1)本件訴訟が前訴の蒸し返しに当たるか（訴訟上の信義則違反）、(2)差止請求部分が前訴確定判決の既判力により遮断されるか、(3)控訴人Xに固有の利益があるかである。控訴人らは、第一次訂正により請求項1が限定されたことで本件訂正発明1−1には本件訂正発明2が含まれなくなったと主張し、前訴とは審理対象が異なるため蒸し返しには当たらないと主張した。具体的には、第一次訂正で止め部が顎部材の両先端部にあるものに限定され、吸着部材の位置が中心線上に一定するか否かという点で両発明は区別されると論じた。 【判旨】 知的財産高等裁判所は控訴を棄却した。裁判所は、特許法126条6項が訂正は実質上特許請求の範囲を拡張・変更するものであってはならないと規定していることから、本件訂正発明2は第一次訂正前の本件発明1の技術的範囲を限定したものであると認定した。前訴では第一次訂正前の本件発明1及び本件訂正発明1−1のいずれの技術的範囲にも被告製品は属さないとする判決が確定しているのであるから、その技術的範囲をさらに限定した本件訂正発明2の技術的範囲に属するとして請求することは前訴の蒸し返しであり、訴訟上の信義則に反すると判断した。また、控訴人Xについても、前訴判決の存在と内容を認識しながら専用実施権の設定を受けたものと推認でき、損害賠償請求は信義則に反するとした。差止請求についても前訴と訴訟物が同一であるとして、原判決を正当と認めた。