AI概要
【事案の概要】 本件は、「Reprogenetics」（標準文字）という登録商標（第5834594号）を有する原告（有限会社オオタニメディカルサプライ）が、米国ニュージャージー州に所在する被告（リプロジェネティクス・リミテッド・ライアビリティー・カンパニー）の請求に基づき特許庁がした商標登録取消審決の一部取消しを求めた事案である。 被告と産婦人科医Aは、2004年に着床前遺伝子診断（PGD）の研究・実験を目的とする合弁事業契約（本件原契約）を締結し、商標を含む全ての知的財産権を50％ずつの共有とすることを定めた。2008年には修正合弁契約（本件修正契約）が締結された。Aが代表者を務める有限会社REPROGENETICSが2015年に本件商標を出願・登録し、その後商標権はAの子であるCを経て原告に移転された。 被告は2017年、商標法53条の2（パリ条約の同盟国等における商標権者の代理人等による不正登録の取消し）に基づき取消審判を請求した。特許庁は、第44類の指定役務について商標登録を取り消す審決をした。審決は、本件修正契約により知的財産権は被告が全ての権利を保持するとされていること等を根拠に、出願が被告の承諾なく正当な理由なくされたと判断した。 【争点】 (1) 被告の承諾の有無（本件原契約・修正契約における知的財産権の帰属の解釈） (2) 出願の正当な理由の有無 (3) 出願人が被告の「代理人若しくは代表者」に該当するか (4) 本件商標と引用商標6の類否 (5) 役務の類否判断の理由不備の有無 【判旨】 知的財産高等裁判所は、取消事由1・2に理由があるとして審決を取り消した。 裁判所は、本件原契約の条項を詳細に検討し、商標を含む全ての知的財産権が被告とAの50％ずつの共有に属すると定められていたことを認定した。そして、本件修正契約の「Reprogenetics は、合弁における知的財産から全体的又は部分的に派生するあらゆる知的所有権の所有権を保持する」という条項について、ここで被告が単独で保持するとされるのは「合弁における知的財産」そのものではなく、そこから「派生する」知的所有権にとどまると解する余地があるとした。修正契約の別の条項が「共有に係る知的所有権」の存在を前提としていることも、原契約の共有の定めが変更されていないことを裏付けるとした。 したがって、本件商標権が被告とAの共有に属する余地があり、被告が全ての権利を単独で保持するとはいい切れないにもかかわらず、審決が原契約との関係における修正契約の解釈に言及することなく、被告が全権利を保持すると判断したのは誤りであるとした。 なお、取消事由3（代理人該当性）は認められず、取消事由4（商標の類否）・取消事由5（理由不備）についても原告の主張は排斥されたが、取消事由1・2の判断の誤りが審決の結論に影響するため、審決は取り消された。