特許権侵害差止請求事件

【事案の概要】 本件は、発明の名称を「イソブチルGABAまたはその誘導体を含有する鎮痛剤」とする特許（特許第3693258号）の特許権者である米国法人の原告（ワーナー－ランバート カンパニー リミテッド ライアビリティー カンパニー）が、ジェネリック医薬品メーカーである被告（小林化工株式会社）に対し、被告が製造販売するプレガバリンOD錠（商品名：プレガバリンOD錠「KN」）が本件特許の請求項1ないし4の各発明の技術的範囲に属するとして、特許法100条に基づく製造・販売等の差止め及び廃棄を求めた事案である。原告はファイザー株式会社に専用実施権を設定しており、同社は先発医薬品リリカ（神経障害性疼痛・線維筋痛症に伴う疼痛の治療薬）を販売していた。被告医薬品はプレガバリンを有効成分とし、効能・効果を神経障害性疼痛及び線維筋痛症に伴う疼痛とする疼痛治療剤である。なお、請求項1及び2については無効審決が確定しているため、原告は訂正の再抗弁を主張した。 【争点】 (1) 請求項1・2について：実施可能要件違反の成否、サポート要件違反の成否、訂正が訂正要件を満たすか、訂正により無効理由が解消されるか、延長登録された特許権の効力が被告医薬品に及ぶか (2) 請求項3・4について：文言侵害の成否（「炎症を原因とする痛み」「手術を原因とする痛み」の意義と被告医薬品の構成要件充足性）、均等侵害の成否、延長登録された特許権の効力が被告医薬品に及ぶか 【判旨】 請求棄却。裁判所は、請求項1・2について、本件明細書にはホルマリン試験・カラゲニン試験・術後疼痛試験の薬理データにより、本件化合物が侵害受容性疼痛に対して鎮痛効果を有することは裏付けられているものの、神経障害性疼痛や線維筋痛症等を含む明細書記載の全ての痛みに対する鎮痛効果を裏付ける記載がないとして、実施可能要件違反及びサポート要件違反を認めた。訂正の再抗弁についても、請求項2の訂正は神経障害性疼痛・線維筋痛症に対する鎮痛剤という新規事項を追加するものとして訂正要件違反と判断した。請求項3・4について、「炎症を原因とする痛み」「手術を原因とする痛み」は侵害受容性疼痛を意味し、神経障害性疼痛等を含まないと解釈した上で、被告医薬品（効能・効果が神経障害性疼痛及び線維筋痛症）は構成要件を充足しないとして文言侵害を否定した。均等侵害についても、いかなる痛みに鎮痛効果を有するかは本質的部分であるとして第1要件を否定し、訂正により神経障害性疼痛等を意図的に除外したとして第5要件も否定した。