AI概要
【事案の概要】 本件は、「重合性化合物含有液晶組成物及びそれを使用した液晶表示素子」とする発明に係る特許（特許第5196073号）について、特許無効審判の請求が不成立とされた特許庁審決の取消しを求めた審決取消訴訟である。被告（特許権者）が保有する本件特許は、液晶テレビ等に用いられるPSA型液晶表示素子向けの液晶組成物に関するもので、特定の重合性化合物（一般式I-1〜I-4）を第一成分、特定のn型3環式液晶化合物（一般式II）を第二成分とし、塩素原子で置換された液晶化合物を含有しないことを特徴としていた。 原告（無効審判請求人）は、本件優先日前の国際公開公報（甲1）に記載された発明により新規性・進歩性を欠くと主張した。特許庁は当初、甲1による新規性欠如を理由に特許を無効とする審決をしたが、前訴判決（平成28年（行ケ）第10037号）が、相違点に係る構成を併せて選択した際の効果を検討していないとして審決を取り消した。差戻後の審決は、本件発明が「広い温度範囲で析出しない（効果1）」「高速応答に対応した低粘度（効果2）」「焼き付きや表示ムラが少ない（効果3）」という三つの効果を同時に奏する選択発明であるとして、無効審判請求を不成立とした。これに対し原告が再び審決取消訴訟を提起したのが本件である。 【争点】 本件発明1が甲1発明Aの下位概念として包含されることに争いはなく、主要な争点は、本件発明1が甲1発明Aと比較して、選択発明として特許性を基礎づける「顕著な特有の効果」を奏するか否かであった。具体的には、低温保存性・低粘度・焼き付き防止という三つの効果それぞれについて、本件明細書の実施例と甲1の実施例との比較により、異質の効果又は同質であっても際立って優れた効果が認められるかが問題となった。 【判旨】 知財高裁第3部は、審決を取り消した。裁判所は、特許発明が先行文献記載の発明の下位概念として包含される場合、当該先行文献に具体的に開示されておらず、かつ先行発明と比較して異質の効果又は同質で際立って優れた効果を奏する場合を除き特許性を有しないとの選択発明の法理を確認した上で、以下のとおり判断した。 低温保存性（効果1）については、液晶組成物の低温保存試験には確立された標準的手法が存在せず、試験方法や条件、容器の形状等の違いで過冷却が生じ結果が著しく異なり得るところ、本件明細書には具体的測定条件の記載がなく、甲1の試験と共通の条件で実施されたとは考え難い。また本件明細書の比較例1の配合組成は甲1の実施例とは顕著に異なるため、単純な下限温度の比較だけで有利性を認めることはできない。 低粘度（効果2）については、甲1の実施例も高速応答に対応した低粘度であり、本件発明1が顕著な効果を奏するとの証拠はない。 焼き付き・表示ムラ抑制（効果3）については、本件明細書にはプレチルト角測定の記載があるのみで、表示不良の有無や程度を評価できる実験結果は示されておらず、被告提出の実験報告書（甲46〜48）を踏まえても抑制の程度を評価できない。加えて甲1の実施例の半数以上は本件発明1の重合性化合物に相当する化合物を含有し、7割以上は塩素原子で置換された液晶化合物を含有しない。 以上から、本件発明1は甲1発明Aと比較して格別顕著な効果を奏するものとは認められず、特許性を有しないと判断した。本件発明2〜17もその前提を欠くとして、審決を取り消した。本判決は、選択発明の「顕著な効果」の立証において、明細書の試験条件が不明瞭な場合や比較例の配合組成が先行文献の実施例と顕著に異なる場合に、効果の特別顕著性が認められない旨を示した実務上重要な事例である。