審決取消請求事件

【事案の概要】 ヒトにおけるアレルギー性眼疾患を処置するための点眼剤に係る特許（本件特許）について、その特許権を共有する上告人らを被請求人として、被上告人が特許無効審判を請求した事案である。本件特許は、公知のオキセピン誘導体である本件化合物を、ヒト結膜の肥満細胞からのヒスタミン遊離を抑制する用途（ヒト結膜肥満細胞安定化）に適用する薬剤に関するものであり、平成７年の米国出願に基づく優先権を主張して、平成８年に日本で出願、平成１２年に設定登録された。 本件特許については、先行する無効審判及び取消訴訟を経て、引用例１及び引用例２に接した当業者が、引用発明１に係る化合物をヒト結膜肥満細胞安定化剤の用途に適用することを容易に想到することができたとの判断が確定していた。その後の審理で特許庁は、本件各発明の構成は当業者が容易に想到し得るものであるとしつつ、本件化合物の効果は引用例及び優先日当時の技術常識から予測し得ない格別顕著なものであるとして、無効審判請求は成り立たない旨の審決（本件審決）をした。これに対し知的財産高等裁判所は、優先日当時、本件化合物以外にも高いヒスタミン遊離抑制率を示す化合物（本件他の各化合物）が複数知られていたこと等を考慮し、本件各発明の効果が当業者において予測し難い顕著なものとはいえないとして本件審決を取り消したため、上告人らが上告受理申立てを行った。 【争点】 進歩性判断における「予測できない顕著な効果」の有無をどのように判断すべきか、特に、当該発明の構成と異なる構造の化合物に本件化合物と同等の効果を有するものが優先日当時知られていたという事実のみから、本件各発明の効果が予測可能な範囲内にとどまるものと判断できるかが争点である。 【判旨】 最高裁は、原判決を破棄し、本件を知的財産高等裁判所に差し戻した。 本件他の各化合物は、本件化合物と同種のヒスタミン遊離抑制効果を有するものの、いずれも本件化合物とは構造を異にする化合物であって、引用発明１に係るものではなく、引用例２との関連もうかがわれない。また引用例１及び引用例２には、本件化合物がヒト結膜肥満細胞からのヒスタミン遊離抑制作用を有するか否か及びその効果の程度についての記載はない。このような事情の下では、本件化合物と同等の効果を有する本件他の各化合物が存在することが優先日当時知られていたということから直ちに、当業者が本件各発明の効果の程度を予測することができたということはできず、本件各発明の効果が化合物の医薬用途に係るものであることをも考慮すると、右の事情のみをもって、本件各発明の効果の程度が当業者の予測し得た範囲を超える顕著なものであることを否定することはできない。 しかるに原審は、本件他の各化合物が存在することが知られていた以外に考慮すべき諸事情の具体的内容を明らかにしておらず、本件他の各化合物の効果の程度から本件化合物の効果の程度を推認できる事情も認定していない。結局、原審は、本件各発明の効果の程度が、優先日当時本件各発明の構成が奏するものとして当業者が予測することができなかったものか、当該構成から予測し得た範囲を超える顕著なものかという観点から十分な検討をすることなく、本件他の各化合物の存在のみから予測できない顕著な効果であることを否定したものであり、法令の解釈適用を誤った違法があるとした。 本判決は、医薬用途発明における進歩性判断において、同等の効果を示す構造の異なる化合物の存在のみから当該発明の効果の顕著性を否定することはできず、発明の構成そのものが奏する効果として当業者に予測可能であったかを具体的に検討すべきことを示した点に実務的意義がある。