AI概要
【事案の概要】 原告は、内燃機関用ピストンに関する「冷却空洞が改善されたピストン」の発明について特許出願を行ったが、拒絶査定を受けたため、不服審判を請求するとともに特許請求の範囲を補正した（本件補正）。本件補正後の発明は、最上リング溝と下方リング溝との間に封止冷却空洞を設け、上部燃焼面の平坦な最上部分から垂下する凹んだ燃焼ボウルを備え、燃焼ボウルと封止冷却空洞との間にピストン本体材料の薄い領域を形成する構成を特徴とするものであった。 特許庁は、本件補正発明は、甲１文献（特開平４－２６５４５１号公報）に記載された発明（甲１発明）及び甲２文献に記載された技術事項（甲２技術）に基づき当業者が容易に発明できたものとして、本件補正を却下し、本願発明も同様に進歩性を欠くとして審判請求を不成立とする審決をした。原告はこれを不服として審決取消訴訟を提起した。 【争点】 争点は大きく２つである。第一に、審判手続の違法性の有無（取消事由１）である。原告は、本件審決における主引用例が拒絶査定における主引用例と異なり、副引用例である甲２文献も審決以前に通知されていなかったにもかかわらず、拒絶理由通知を経ずに補正却下及び審判不成立の審決をしたことは手続違背であると主張した。 第二に、甲１発明に基づく進歩性判断の誤りの有無（取消事由２）である。具体的には、甲１発明・甲２技術の認定の誤り、本件補正発明と甲１発明との一致点・相違点の認定の誤り、及び各相違点についての容易想到性判断の誤りが争われた。原告は、甲１文献にはピストンリングやリング溝の記載がなく、また甲１発明のような二サイクルエンジンでは頂面付近の肉厚を厚くする必要があるため甲２技術の適用には阻害要因があると主張した。 【判旨】 知的財産高等裁判所は、原告の請求を棄却した。 手続違背の点については、本件拒絶理由通知書・本件拒絶査定書の記載の仕方は必ずしも適切とはいえないものの、甲１２文献のみならず甲１文献も主引用例として進歩性欠如の拒絶理由が通知されていたと評価できるとした。原告自身も意見書や審判請求書で甲１文献を主引用例とすることを前提とした反論を行っていたことから、防御の機会は実質的に保障されていたと認定した。また、相違点１について新たに副引用例として甲２文献を追加した点も、本件補正により付加された事項に関するものであり、特許法５０条ただし書により新たな拒絶理由通知を要しないとした。 進歩性判断については、甲１文献の図面に描かれた２つの凹部はリング溝であり、これにピストンリングが配置されることは技術常識であると認定し、審決の甲１発明の認定に誤りはないとした。相違点１については、甲１発明と甲２技術は技術分野・解決課題・作用が共通し適用の動機付けがある一方、二サイクルエンジンにおいて凹んだ燃焼室を設けることは周知であって阻害要因はないとした。相違点３についても、ピストンリングが熱を伝達する役割を担うという技術常識を踏まえれば、封止冷却空間の配置構成は当業者が容易に想到できるとした。以上により、本件補正発明は甲１発明及び甲２技術に基づき容易に発明できたものであり、本件補正却下及び審判不成立の審決は適法であるとした。